摘要:专利申请文件是指申请人向国家知识产权局提交的有关专利申请的法律文件,是国家知识产权局据以进行专利审查,进而授予专利申请人专利权的判断依据。本文从专利申请文件的概念、性质与作用出发,阐述了我国关于专利申请文件修改规则的现有规定以及完善我国专利申请文件修改规则的意义,同时,分析了国外一些知识产权大国关于专利申请文件修改规则的现有规定,结合我国专利诉讼中针对专利申请文件发生的典型案例进行了深入的分析,揭示了我国当前专利申请文件本身及其修改规则存在着问题。在此基础之上,提出了完善我国专利申请文件修改规则所应考虑的因素及具体的修改建议。
关键词:专利申请文件;修改规则;专利申请;
专利申请文件是专利申请人就其申请的专利内容的书面表达方式,是国家知识产权局据以进行专利审查,进而授予专利申请人专利权的判断依据。完善我国专利申请文件的修改规则对于给予专利申请人充分的修改机会,进一步保护发明创造,健全我国的专利申请制度均有着重要的理论意义和实践价值。本文从专利申请文件的概念、性质与作用出发,阐述了我国关于专利申请文件修改规则的现有规定以及完善我国专利申请文件修改规则的意义,同时,分析了国外一些知识产权大国关于专利申请文件修改规则的现有规定,结合我国专利诉讼中针对专利申请文件发生的典型案例进行了深入的分析,揭示了我国当前专利申请文件本身及其修改规则存在着问题。在此基础之上,提出了完善我国专利申请文件修改规则所应考虑的因素及具体的修改建议。
一、专利申请文件修改规则概述
(一)专利申请文件的概念、性质与作用
所谓专利申请文件,是指申请人向国家知识产权局提交的有关专利申请的法律文件。[1]专利法第26条规定,申请发明或实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。也就是说,一项发明创造必须由有权申请的人以书面形式或国家知识产权局规定的其它形式向国家知识产权局提出申请,这是取得专利权的前提,这些以书面或者国家知识产权局规定的其它形式提交的申请文件就是专利申请文件。其包括请求书、说明书、权利要求书、图片或照片等等具体内容。
从性质上说,专利申请文件是专利申请人就其申请的专利内容的书面表达方式,其既是专利内容的书面裁体,是国家知识产权局据以进行专利审查,进而授予专利申请人专利权的判断依据,又是专利申请人向社会公开其专利内容,从而使社会一般公众知晓其专利内容以加快其专利推广应用的文本形式。专利申请文件的这双重属性,决定了专利申请人既要保证专利申请文件充分反映其申请的专利内容为国家知识产权局所了解,确保其获得专利权,另一方面,由于我国实行专利申请的的申请日和优先权制度,专利申请人又要确保在其未获得专利权前,专利申请文件的内容不被第三人所知晓或者不被第三人了解到专利申请文件记载的内容后,侵犯专利在先申请人的权利。
专利申请文件是国家知识产权管理工作的重要组成部分,是各项专利审查工作得以顺利开展的必备形式要件。具体来说,专利申请文件具有如下几方面作用:首先,专利申请文件中的请求书表达了申请人请求专利保护的愿望,当申请文件向国家知识产权局正式提出并被受理时,专利申请审批程序启动。其次,专利申请文件是国家知识产权局对发明创造进行专利审查的基础和依据,一项发明创造是否被授予专利权的条件,以专利申请文件中记载的内容为审查对象。第三,专利申请文件中记载了发明创造的全部技术特征,使公众能够清楚完整地了解发明创造的技术内容。第四、发明创造被授予专利权之后,其专利保护的范围是以专利申请文件中的权利要求书为准,因为专利申请文件是专利权人行使和维护其专利权的得要依据。基于此,各国专利法都对专利申请文件的内容、格式、科学技术术语、计量单位等作出详细规定,专利申请人必须严格按照法律的规定提交专利申请文件。
(二)我国关于专利申请文件修改规则的现有规定
根据我国《专利法》和《专利法实施细则》的规定,我国对专利申请文件的修改做了适当限制,要求申请人只能在法律允许的条件与范围内主动要求修改。但国家知识产权局要求申请人进行修改的不在此列。这主要体现为以下两个方面:第一,修改内容上的规定。根据专利法的规定,申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。说明书和权利要求书记载的范围,不但包括说明书和权利要求书中文字或者文字与附图所直接表达的内容,还应当包括所属领域技术人员能够从说明书和权利要求书中推理和引申出来的内容。因此,如果申请人对发明或者实用新型专利申请文件的修改,致使文件中增加了原说明书和权利要求书没有记载的而且也不能从中推理和引申出来的内容,就超出了法律允许的范围,这种修改显然是无效的。申请人对外观设计的修改如果超出原图片或者照片表示的范围,也归于无效。第二,修改时间的规定。我国专利法要求申请人只能在规定的时间进行修改,以保证专利审查工作的畅通运行。由于发明与实用新型和外观设计的审查程序不同,因此,申请人修改发明专利申请文件的时间限制,也与修改实用新型和外观设计专利申请文件的时间限制有所区别。申请人要求修改发明专利申请文件的,只能在两种时间内进行:一是在提出实质审查请求时。发明专利提出申请后并不会马上请求实质审查。只要未超过申请日三年,申请人都可以请求专利局对其申请进行实质审查。这种延迟审查给申请人提供了充足的时间对其申请予以分析、考察,以决定是否请求实质审查。因此,当申请人认为其发明技术方案确实具有授予专利权的可能性时,便可以请求实质审查,与此同时申请人对其发明申请的不足已经有充分的认识,对申请文件的修改往往能够一锤定音,可以为专利局进行下一步的实质审查提供一份确定的申请文件,有利于保证专利审查工作的效率。因此,在申请人提出实质审查时,应当允许申请人对发明专利申请文件进行修改。二是在国家知识产权局发出发明专利申请进入实质审查的通知书后3个月内。有的发明专利申请人在提出专利申请时或者在提出专利申请后不久就提出实质审查请求,由于时间短,没来得及发现专利申请文件中的错误和不足,所以,在提出实质审查请求时,不可能同时要求修改专利申请文件,在这种情形下,为了保护申请人的修改权,也为了专利审查工作的公正性,专利法实施细则规定,申请人可在国家知识产权局发出发明专利申请进入实质审查阶段的通知书后的三个月内提出主动修改。
实用新型和外观设计实行初审制,初审合格后就可授予专利权,不需要进行实质审查。因此,申请人需要修改申请文件的,应当在申请日起两个月内提出修改要求。
除申请人主动要求修改专利申请文件外,如果国家知识产权局在专利审查工作中发现专利申请文件中存在较严重的问题,而这些问题又成为授予专利权的障碍,国家知识产权局就会发出补正通知书或者审查意见通知书,要求申请人对申请文件进行修改。申请人在接到审查意见通知书后,应当按照通知书的要求进行修改。此种情形下,申请人的修改同样不能超出内容上的限制。
关于专利申请文件的修改,专利法实施细则第51条增加了新的规定:国家知识产权局可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误,国家知识产权局自行修改后,应当通知申请人。之所以规定国家知识产权局自行修改,是为了提高修改专利审查工作的审查效率,节约时间缩短专利审查周期。自行修改的对象仅为可能授予专利权的申请文件。同于只有在审查工作进行到后期时,才可能断定一份申请是否可能授予专利权,因而,审查员自行修改往往发生在专利审查的最后阶段。审查员自行修改的范围也只限于是文字符号错误。审查员自行修改后,国家知识产权局应当及时将修改事宜告知申请人。
专利申请文件的修改方式包括改正、增补或者删节。发明或者实用新型专利申请的说明书或者权利要求书的修改部分,除个别文字修改或者增删外,应当按照规定格式提交替换页。外观设计专利申请的图片或者照片的修改,应当按照规定提交替换页。
(三)完善我国专利申请文件修改规则的意义
根据专利法的规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改。申请人在其发明创造完成之后往往来不及进一步推敲和完善而必须尽早向国家知识产权局提出申请,否则可能被他人抢先一步而失去获得专利权的机会,因而专利申请文件中可能存在一些错误和不足,严重的可能影响公众对发明创造技术方案的正确理解,或者使权利要求的保护范围难以确定,以致发明创造不能被授予专利权。如果不允许申请人对这些错误和不足进行修改,不符合专利制度鼓励创新的宗旨。因此,法律规定申请人在提出申请之后仍然享有对申请文件进行修改的机会是必要的。然而,由于我国知识产权发展战略起步晚,广大企业和个人对于专利的申请和作用的意识还不够强,我国的专利法对于专利申请人提交的专利申请文件的形式与内容的修改等等方面都进行了过多的限制。这一方面适应了我国专利技术起步晚的基本国情,有实践中规范了专利申请人专利申请文件的填写与管理,另一方面,这种规定也带来了许多的弊端。当前,我国专利法的第三次修改正在广泛向社会公众征求意见,在这种情况下,探讨完善我国专利申请文件修改规则的具体措施,有着重大的理论和实践意义。具体体现在:首先,完善我国专利申请文件的修改规则,是修改完善我国现行专利法的一个重要方面。我国专利法第三次修改总的原则是尽量减少专利申请人申请专利的程序,维护专利权人的权益,使我国的专利制度进一步适应与贸易有关的知识产权制度等等国际知识产权条约的规定。我国专利申请文件的修改规则的完善与我国专利法第三次修定的总体思路相一致,完善我国专利申请文件的修改规则,在充分考虑到我国国情的前提下,积极借鉴国外一些知识产权大国在专利申请文件修改规则上的有益做法和经验,将极大地提升我国对专利的管理的保护水平。其次,完善我国专利申请文件的修改规则,是充分保障专利申请人合法权益的应有之义。专利权是知识产权的重要组成部分,其在本质属性上属于专利申请人的私权。专利申请文件做为专利申请人对其申请的专利客体的书面表达载体,我国专利主管部门理应充分尊重专利申请人权利愿望的表达,不应对专利申请文件做出过多的公法的限制。完善我国专利申请文件修改规则的重要内容之一,就是要给予专利申请人更多的对其专利申请文件在一定前提下的修改权,使专利申请文件在不损害国家、集体以及第三人利益的前提下,尽量体现专利申请人的意思内容。第三,完善我国专利申请文件的修改规则,可以促进专利申请文件自身的完善。目前,我国人民法院在专利侵权纠纷诉讼中,发现了专利申请文件本身的许多内容在专利侵权方面存在着很多问题,不利于专利权人对其专利权的保护,在这种情况下,完善专利申请文件本身的缺陷,也就成为完善专利申请文件修改规则的重要前提条件。
二、外国关于专利申请文件修改的一般规定
(一)欧洲专利局的专利申请文件修改规则
欧洲专利条约实施细则第86条规定:“(1)除非有特别规定,在收到欧洲检索报告之前,申请人不得修改欧洲专利申请的说明书、权利要求书或者附图。(2)在收到欧洲检索报告之后和收到来自审查部门的第一次审查通知之前,申请人可以根据自己的意志,修改说明书、权利要求书和附图。(3)在收到来自审查部门的第一次审查通知之后,申请人可以根据自己的意志,修改一次说明书、权利要求书和附图。没有审查部门的同意,不得进一步做出修改。(4)修改的权利要求不得涉及与原始权利要求所限定的一项发明或者构成单一总体发明构思的一组发明相结合的未经检索的主题。”
欧洲专利申请的审查程序与我国专利申请有所不同,其中特别重要的一点在于,欧洲专利申请的检索和审查是由两个不同的部门分别完成。检索部门一般在欧洲专利申请18月公布之前完成欧洲检索报告,并且一般随专利申请同时公布。审查部门可以根据检索部门的检索结果,也可以再进行补充检索而对专利申请进行审查。
根据这种审查方式,申请人在收到检索报告之后就可以根据检索结果而考虑是否修改申请文件,申请人做出主动修改以检索报告作为依据。申请入甚至可能基于检索报告而撤回申请,从而申请人可以得到审查费返还的好处。虽然在收到检索报告之后到收到来自审查部门的第一次审查意见通知之前已经给予申请人一次主动修改的机会,在申请人收到来自审查部门的第一次审查意见通知之后,申请人仍享有一次主动修改的机会。
欧洲专利条约实施细则第86条规定的两个阶段的主动修改的规定对申请人而言是相当友好的规定。首先在收到欧洲检索报告之后和收到来自审查部门的第一次审查意见通知书之前均可主动修改。这个期限很长。简单地理解,就是从收到检索报告(一般小于申请后18个月)直至收到第一次审查意见通知书的任何时候都可以主动修改。并且,即使审查部门已经发出第一次审查意见通知书,而申请人没有收到之时,申请人的主动修改也应当是允许的。其次,在收到第一次审查意见通知书之后,申请人基于审查意见又获得一次主动修改的机会。这样,申请人的两次主动修改机会以检索结果或者审查意见作为修改依据,修改是有的放矢的。
(二)英国专利申请文件的修改规则
根据英国专利法实施细则第36条4规定:“……(3)在专利局长向申请人发出审查员根据专利法策17(5)节的报告之后和他向申请人发出审查员根据专利法第18节的第一次报告,申请人可以根据自己的意愿修改。(4)在专利局长向申请人发出审查员根据专利法第18节的第一次报告之后,申请人可以根据自己的意愿修改,只要(a)该报告是根据下列条款做出的(i)第18(3)节,修改与申请人答复报告同时提出,或(ii)第18(4)节,修改是在报告向申请人发出后的两个月内提出的……”。英国专利法第17节涉及初步审查和检索,而第18条涉及实质审查。第18(3)节的审查意见是申请文件有不符合专利法和实施细则之处。第18(4)节的审查意见是申请文件已符合授权的要求。[2]
可见英国专利申请的主动修改也是两个阶段,第一是发出检索报告之后到发出第一次实质审查意见通知书时;第二是发出第一次审查意见通知书之后。对于第二个主动修改阶段,如果审查意见有反对理由,那么主动修改应与对第一次审查意见通知书的答复同时提出,而如果审查意见是满足授权条件,那么申请人仍可在两个月之内提交主动修改。
英国专利申请的主动修改的时机与欧洲专利申请的主动修改时机基本上一致。第一主动修改阶段的时间较长,是从专利局发出检索报告之后到发出第一次实质审查的审查意见通知书的时间段内。这一修改阶段,申请人有检索报告作为修改的参考。第二主动修改阶段是在专利局发出审查意见通知书之后。这一修改阶段,申请人以审查员的审查意见作为参考。
(三)美国专利申请文件的修改规则
根据美国专利审查程序手册,专利申请文件的修改包括初步修改和答复最后审查意见修改。初步修改是从专利商标局收到申请之日起到发出第一次审查意见通知书之前所提交的修改。一般地说,如果初步修改没有干扰专利局发出第一次审查意见通知书,就应当允许。答复最后审查意见的修改受到很大的限制,“可以做出这样的修改:删除权利要求或者符合在前一次审查意见通知书中明确提出的形式要求”。“在答复修改申请中被拒绝的权利要求时,申请人必须清楚地指出其考虑到引用的参考文献所公开的现有技术权利要求具有专利新颖性的理由。申请人还必须表明修改是如何克服这些参考文件和拒绝理由的”。可见,美国的专利审查中,除了答复最后审查意见的修改之外,没有对各个阶段的修改做出特别的限制性规定。换句话说,除了在答复最后审查意见的修改受到很大的限制之外,其他阶段的修改没有特殊的限制,均可以做不超出原始申请文件公开范围的主动的修改。
(四)日本专利申请文件的修改规则
根据日本专利法的规定,只要没有引入新的内容,在接受决定送达之前的任何时间,申请人均可以提出主动修改。但是当专利局发出拒绝理由的审查通知书时,由请人必须在由审查员指定的答复第一次、第二次以及最后审查意见通知书的期限之内提出主动修改。针对驳回决定提出的申诉,申诉人应当在提出申诉之日起三十日内提出主动修改。
(五)韩国专利申请文件的修改规则
韩国专利法在2001年进行了修改。对于2001年7月1日之后提交的专利申请,修改申请文件的时间界限为:(l)在实质审查之前的任何时间;(2)在实质审查期间,包括收到授权决定之前的任何时间;在答复审查意见的期限之内;在对最后驳回决定提出申诉之日起的三十天内。对于专利申请文件修改的内容的限制主要在于不得引入新的内容。申请人在实质审查之前和在实质审查期间且在收到授权通知书之前,均可以对申请文件做出主动修改。
三、国内关于专利申请文件修改的案例分析
(一)案例简介
原告西雷有限公司不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定,向人民法院提起诉讼,本案中的关键部分在于原告对其专利申请文件修改而导致其专利权有效与否的问题上。
2002年5月24日,第三人格瑞得公司就原告西雷公司第93310562.2号“蒸发式冷却器箱”外观设计专利(简称本专利)向专利复审委员会提出无效宣告请求,专利复审委员会作出的决定认为,经将西雷公司申请本专利时的七幅视图与本专利授权公告中的七幅视图比较可见,西雷公司申请时的仰视图和下部立体图的设计与本专利授权公告中的仰视图和下部立体图的设计完全不同。经查,国家知识产权局(下称专利局)于1994年7月2日向西雷公司发出补正通知书,要求其于指定期限内删除各视图中的阴影线和点划线。西雷公司于1994年10月10日提交了补正书,消除了视图中的阴影线和点划线,并替换了仰视图和下部立体图,本专利授权公告文本以该补正书的视图为准进行了公告。结果,西雷公司于1994年10月10日提交的图片已超出了补正通知书中要求补正的范围,本专利授权公告中的仰视图和下部立体图的设计与申请本专利时的仰视图和下部立体图的设计属于完全不同的设计,西雷公司对专利申请文件的修改已经超出了原图片所表示的范围,违背了专利法第三十三条的规定。据此决定,宣告西雷公司的外观设计专利权无效。
原告西雷公司不服该决定,向法院起诉称,一、本案争议的仰视图和下部立体图属非关键性视图,“蒸发式冷却器箱”在使用状态下,一般看不到这一部位,因此即使没有也不会影响专利局对本专利的授权,只要有其它五幅视图就已足够。二、即便以七幅视图评判本专利,提交错误的仰视图和下部立体图仅属我公司的疏忽,作为专业审查员应做到及时发现错误,并依照专利法实施细则第四十四条第一款第(三)项之规定及时通知我公司修改错误,专利局在授权审查期间没能发现这一错误属专利局审查疏忽,不应再在无效审查程序提及此事,并以此为据将我公司专利宣告无效,导致我公司应该享有的修改权利的丧失。三、我公司出现提交错误是专利局造成的,我公司一开始就没必要对阴影线和点划线进行修改,是专利局要求的结果。综上,我公司请求撤销专利复审委员会审查决定,确认本专利有效。
被告专利复审委员会的答辩重申了其决定中的理由,并认为,一、西雷公司既已提交了仰视图和下部立体图,就表明其请求予以保护的本专利范围应该包括该视图所示范围,现西雷公司却认为该视图可有可无,显然违背专利法对外观设计专利申请的规定。二、根据专利局于1994年7月2日向西雷公司发出的补正通知要求,西雷公司在各视图的基础上删除各视图中的阴影线和点划线即可,但其补正的结果中却提交了两幅与原视图不相同的视图,已构成非专利局要求下的主动修改,其后果当然应由西雷公司自行承担。三、专利申请时虽予授权不等于复审专利时就应予维持,依照专利法的有关规定,复审阶段如发现不应授予专利的仍应予以无效。据此专利复审委员会认为其决定认定事实清楚,适用法律正确,请求驳回原告诉讼请求,维持第4901号决定。
经审理查明,西雷公司申请本专利时提交了七幅视图。因各视图中均绘有阴影线及点划线等内容,1994年7月2日,专利局向西雷公司发出补正通知书,要求其删除各视图中的阴影线及点划线。1994年10月10日,西雷公司删除了视图中的阴影线及点划线,同时也替换了原申请文本中的仰视图和下部立体图,此后专利局基于西雷公司补正后的文本予以授权公告。2002年5月24日,格瑞得公司对西雷公司本专利提出无效请求,其理由之一是西雷公司对本专利申请文本的修改超出了原图片所示的范围,不符合专利法第三十三条之规定。在本院审理中西雷公司对替换后的两视图与替换前的两视图设计已不相同的事实没有异议。
法院经审理认为,专利法第三十三条规定,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。专利法实施细则第六十八条规定,在无效请求的审查过程中,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。上述规定均是对专利申请人行使修改权的严格限定。作为申请人西雷公司,对其修改申请文件的后果应当具有预见性,西雷公司既已承认自己在提交补正文本时因不慎导致图片提交错误,就应对此后果承担责任。审查员依法通知西雷公司补正缺陷本身即是尽其告知职责,督促西雷公司注意避免差错。现西雷公司以此为由,主张提交图片错误的过错在审查机关,其主张有悖客观事实,且于法无据。
依据当事人申请原则,西雷公司申请的本专利系由七幅视图构成,其中包括仰视图和下部立体图,因此该七幅视图应当视为西雷公司申请确认的本专利的保护范围,也是专利局据以审查的范围。现西雷公司主张其中的仰视图和下部立体图并不关键,即可有可无,此行为势必导致西雷公司对专利法第三十三条的规避。本院对其上述主张均不予采信,对其请求不予支持。
综上所述,专利复审委员会对西雷公司专利无效的决定认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,判决维持中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定。
(二)案例的分析
我国专利法规定申请人对外观设计的修改如果超出原图片或者照片表示的范围,专利申请人所申请的专利归于无效。在本案中,被告西雷公司对其外观设计专利的修改超出了国家知识产权局在补正通知书中所指定的内容,据此,国家知识产权局做了被告西雷公司的外观设计专利无效的行政决定,人民法院在行政诉讼中支持了国家知识产权局的这一决定。但是,由本案我们可以看出,我国目前对于专利申请文件的修改规则,在实践中仅限于专利申请人按照国家知识产权局下发的补正通知书的内容进行修改,没有给予专利申请人充分的自主修改的机会,一旦专利申请人对专利修改的内容超出了国家知识产权局所指定的范围,即被宣告专利无效。这样的规定,极大地限制了专利申请人的权利,而在实际的专利申请过程中,专利申请人对专利申请文件进行大范围的修改的客观事实往往是真实存在的。与国外一些知识产权大国不同,我国没有实行专利检索报告制度,也就使得在本案中,从被告西雷公司提出专利申请到国家知识产权局发出被正通知书这段较长的时间段内,被告西雷公司对其申请的专利内容基于新的认识而进行必要的修改的可能性,因此,在本案中,虽然被告西雷公司对其外观设计专利的修改内容超出了被正通知书的规定,但是凭此就简单地认定被告西雷公司的外观设计专利统归无效,显然也是有失公平的。所以说,国家知识产权局不应当要求专申请人完全按照其补正通知书所要求的内容进行修改,而是应该给予专利申请人对其专利内容较大的修改权。
四、我国专利申请文件现有修改规则的不足之处
(一)专利申请文件本身的缺陷
多数国家都在其专利法中规定,申请专利的各种手续应以书面形式办理,此即为书面原则。之所以规定书面原则,乃是因为专利局受理的专利申请文件数量很大,为了便于阅读、处理、长期保存,需要提供书面的申请文件。申请人不能以口头、电话、电传、电报、胶片等实物代替书面,而且提出的时候还必须使用专利局规定的格式,由申请人签名或盖章。根据我国《专利法》第26条的规定,申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。这样规定,固然有许多好处,但是随着现在专利技术领域的拓展,专利形式和内容越来越多,仅仅规定以专利申请文件的书面形式进行申请在实践中出现了越来越多的不足之处,比如说,专利申请文件的书面形式无疑不利于专利申请人快速获得专利,而且书面的形式也不能够完全清楚地表达出专利的内容,实践中常常因为专利申请文件中对专利内容描述不清而导致专利侵权。比如说关于外观设计的专利申请文件,根据《专利法》第27条的规定,应当提交请求书以及该外观设计的图片或者照片等文件,并且应当写明该外观设计的产品及其所属的类别。而对于外观设计,《日本外观设计法》第6条规定的申请文件与发明专明专利申请和实用新型专利申请不同,其申请文件包括:外观设计的注册申请人的姓名或者名称及住所或者居所,外观设计创作者的姓名及住所或居所,与外观设计有关的物品。而且,申请人可以提交表现外观设计的照片、模型或者样品,以代替图纸。但是,在此情况下,必须在申请书中另外记载图片、模型或者样品的类型。由中日关于外观设计专利申请文件的规定我们可以看出,我国对外观设计专利申请文件的规定,排除了采用模型、样品等形式对外观设计专利进行说明。这样就会导致因专利申请文件对专利内容说明不清而使专利申请人反复修改其专利内容,而且一般修改的程序多,在时间上延误了国家知识产权局对专利申请人所申请的专利进行实质审查,进而影响了专利权的授予,不利于专利的在市场上的快速推广,同时也得我国知识产权局对专利申请的审查效率。
(二)专利申请文件修改流程中的问题
根据《专利法》第33条的规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。专利申请在提交之后不得再增加新的技术内容,这是专利制度的一项基本内容。这是因为:如果专利申请在申请日之后还可以增加新的技术内容,那么,技术内容将不断更新,这种修改将没有止境,而且增加的发明创造的申请日被提前,这使得公众无法知道确定的专利内容。
对于发明专利申请,当专利局发出第一次审查意见通知书之后,申请人基于审查员检索到的相关现有技术,对申请文件进行修改,这是专利申请人最重要的一次修改时机。然而,根据我国2001年制定的《专利法实施细则》第51条第3款规定,专利申请人在答复审查意见通知书时应当按照通知书的要求进行修改。专利审查员经常基于此条的规定拒绝专利申请人在答复审查意见时提交修改的权利要求。在收到审查意见之前,专利申请人难以判断应当要求多大的保护范围。只有在收到审查意见通知书之后,专利申请人才有了修改专利保护范围的依据。而此时不允许专利申请人对专利文件的保护范围做出主动修改,就使专利申请人丧失了可能获得更大保护范围的机会,第三人很容易根据专利说明书中已经公开的方案,规避权利要求的保护范围。这对专利申请人非常不利。
另一种情况,专利申请人在《专利法实施细则》规定的主动修改的时机并不希望做主动修改,而专利申请人希望提交主动修改的时候,专利局不予受理。按照目前《专利法实施细则》的规定,专利申请人可以在提出实质审查请求时和收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查意见通知书的三个月内做出修改。但是申请人在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书三个月之后仍有约10到34个月的时间才能收到第一次审查意见通知书。在这段时间内申请人所希望的专利保护范围可能已经发生变化,或者申请人基于同族专利申请的审查结果希望对专利权利要求进行修改。但此时提交的修改一般却不被审查员所考虑,而审查员审查一套申请人所不希望要的权利要求,这是很大的资源浪费。这种专利申请文件的主动修改规则并不符合加快审查的目的,而且也不利于保护发明创造。
五、完善我国专利申请文件修改规则所应考虑的因素
(一)专利申请人意思自治
从权利的性质方面说,知识产权属于私权。做为知识产权重要组成部分的专利权来说,私权也是专利权的本质属性,即行为人可以其于自已的意思表示设立、变更或终止民事法律关系。对于专利申请人来说,便体现为专利申请人可以按照自己的意思修改其专利申请文件。只要专利申请人对其专利申请文件的修改不侵害国家、集体以及第三人的合法权益,国家知识产权局都应当允许专利申请人基于其自身的意思对其专利申请文件做出修改。
确认和保障私权的充分实现是制定我国一切民事法律规范的基本价值要求,同时,这也是我国法制建设的必然趋势。当前,我国专利法第三次修改的主要目标之一也是充分尊重专利权人的合法权益。在完善我国专利申请文件的修改规则过程中,改变国家知识产权局对专利申请人修改专利申请文件在时间和内容上的众多不合理的约束,同时,积极借鉴国外一些国家给予专利申请人在修改专利申请文件时较大的自由空间,理应成为完善我国专利申请文件修改规则的根本出发点和落脚点。
(二)权利平衡
从主体上讲,国家知识产权局与专利申请人明显处于不平等的地位。专利申请的审查是审查员与申请人之间确定合适的授予专利权的保护范围的过程。审查员代表专利局进行审查行为在性质上属于行政行为,专利局是行政主体,申请人是行政相对人,申请人明显处于劣势。在专利申请过程中,国家知识产权局往往利用其行政主体的地位,加大专利申请人的义务性规定,从而使得专利申请人在专利申请过程中,一直处于一种被动的地位。在专利申请文件的修改过程中,专利申请人只能按照国家知识产权局下发的补正通知书的要求对专利申请文件进行修改。完善我国专利申请文件的修改规则,其中一个重要的着眼点就是要力争实现专利申请人与国家专利行政部门间权利与义务的平衡。因此,在专利审查的过程中应当为申请人提供一些优越的条件,来保证申请人权利的实现,在专利审查过程中给予申请人修改文件和陈述意见的机会就是平衡专利局和申请人之间地位差别的重要措施之一。具体来说,国家专利行政部门在专利申请过程中要给予专利申请人充分的对其提交的专利申请文件的主动修改的机会,尽可能地使专利申请文件反映专利申请人的真实意愿。同时,国家专利行政部门又要对专利申请人修改其专利申请文件的范围和时间给予一定程度上的限制,以防止其权利滥用。在这种情况下,实现国家专利行政管理部门与专利申请人地位的平等统一。
(三)保护社会公众及第三人利益
在实践中,专利申请人利用修改专利申请文件的机会,扩大或者改变其专利申请内容的情况也比较多见,从而危害到社会公众和第三人的利益。这是因为,我国实行专利申请的先申请原则,有时申请人为尽早获得申请日而将未完成的发明创造拿来申请专利,然后再通过修改申请文件逐渐完成剩下的部分,致使其他已经完成发明创造的人失去申请专利的时机,形成对专利申请文件修改权的滥用。考虑到这种情况,我国专利行政部门必须对专利申请人的修改权作出适当的限制,即要给予专利申请人充分的主动修改的机会,同时也要要求申请人只能在法律允许的条件与范围内修改其专利申请文件,以保护社会公众及第三人的利益。
(四)可操作性
专利申请的方便快捷对专利权人利益的维护及专利的迅速推广应用具有十分重要的意义,在这种情况下,完善我国专利申请文件的修改规则,必须考虑具体修改规则的可操作性。这就意味着在充分给予专利申请人基于其自身的意思修改其专利申请文件的同时,也不能使专利申请人对其专利申请文件反复地修改,这样一来,难免会造成程序的冗长,拖延审查周期,进而影响国家知识产权局专利权的授予,与我国专利制度设立的宗旨相违背。所以说,国家知识产权局应对专利申请人主动修改的机会做出一定的限制,在修改的内容上,也应当加以原则性规定,以提高专利申请文件修改规则的可操作性。
六、完善我国专利申请文件修改规则的具体建议
(一)对专利申请文件本身的完善
针对我国当前专利申请文件采用书面形式从而导致专利申请效率低下、对专利内容描述不清等等问题,笔者建议应当我国应当允许专利申请文件采用电子化的形式。专利申请文件采用电子化的形式是随着信息技术和计算机网络技术的发展而对专利申请文件的形式要件所提出来的新要求,目前,国际上相当一些国家的专利局都实现了专利的电子化申请。例如,日本特许厅从1990年实行电子申请以来,已进行了近9年的“无纸化工程”。该厅的电子申请历经三个发展阶段:第一阶段自1990年至1998年3月,特许厅受理的专利申请(仅包括发明和实用新型专利申请,不包括外观设计申请和PCT国际申请)可通过提交含申请文件内容的软盘,或者通过日本的专用通讯网络所联的专用微机,向日本特许厅提供电子申请。申请人使用专用微机向特许厅提交电子申请时,首先用IC(Interchang,高速公路转换入口)方式确认申请人,然后将申请文件传输给特许厅。特许厅收到电子申请后,再将原件传送给申请人,请申请人检查确认。此后,特许厅正式受理、入库和给予申请号。第二阶段自1998年4月起,即可采用一般计算机作为申请申请终端,还是通过日本专用通讯网络进行传送。大约自2000年起进入第三阶段,利用因特网进行电子申请。在韩国,自1999年起,韩国特许厅准备对全部申请实行电子化。
但是实现专利申请文件的电子化,前提是应当解决好两个问题:首先是电子申请文件的法律效力。考虑到电子申请文件与传统申请文件在载体上的不同,必须对电子申请文件的效力予以法律上的确认。从目前一此实行专利申请文件电子化的国家的立法实践来看,一般都对专利法的条文给予相应的修改,即确认电子申请文件的效力与普通专利申请文件的效力一致。其次是专利电子申请文件的安全性问题。考虑到目前网络传输仍存在着众多的不安全的问题,必须由专利主管机关对网络的安全性进行维护。一旦网络出了安全问题,如何对专利申请人的损失给予适当的补救,立法上应当作出相应的解释。
尽管实行专利申请文件的电子化在具体操作过程中需要完善的的问题还很多,但相对于传统的专利申请文件而言,其对于我国克服传统书面专利申请文件在实践中出现的诸多缺陷提供了一种很好思路。实现专利申请文化的电子化,一方面,可以节约专利申请人申请专利的成本,便于修改,在实践中专利申请人可以采用三维动画、模拟图、视频文件等等形式对其申请的专利内容进行更加完全精确的说明,以减少将来可能因专利申请文件对专利内容描述不清而产生的专利权纠纷,同时也可以提高专利申请的速度,更好地贯彻先申请原则。另一方面,实现专利申请文化的电子化,也便于国家知识产权局对专利申请文件进行管理,为专利管理机关对专利申请的审查和专利申请人对专利申请进行修改提供了便利。所以,从未来的发展趋势看,专利申请文化的电子化将成为未来的发展方向。考虑到电子专利申利申请文件已在世界上许多国家得到应用的事实,我国的专利法应当适应形势发展的需要,积极采取这种新的专利申请文件的表现形式,以便及时保护高科技发明。对此,我国于2001年6月15日修订的《专利法实施细则》第3条对此保留了一定的适用余地:“专利法和本细则规定的各种手续,应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理。”所以说,尽早地实现我国专利申请文化的电子化,对于提高专利授权的效率,及时保护高新技术无疑具有十分重要的意义。
(二)对专利申请文件修改流程的完善
由前所述,欧洲、美国、日本、韩国等具有代表性的国家或者地区在发明专利申请授权之前均为专利申请人提供了充分的修改专利申请文件的机会。在这些国家或地区所规定的修改机会中,修改的时间阶段都有数月到数年的时间。这与我国规定的主动修改的机会的时间阶段完全不同,我国的第一个修改机会是一个时间点,即提出实质审查之时;而第二个修改机会是仅三个月的时间段,即收到发明专利申请进入实质审查阶段通知之日起三个月内。修改的时间阶段长可以给予专利申请人更方便的提交修改文件的机会,从而可以将申请人所希望的专利保护的范围提交专利局审查,专利局将增加工作负担。从保护发明创造的角度分析,允许申请人更长的修改时间阶段更有利于保护专利申请入的利益。
其次,国外一些国家或地区均在向申请人提供检索报告或者审查意见通知书之后给予申请人主动修改申请文件的机会。我国没有检索报告,并且在答复包括第一次审查意见通知书在内的审查意见时不允许申请人做出主动修改。由于没有主动修改的机会,申请人不能将发明专利申请中已经公开并且希望得到专利保护的发明主题提交专利局进行审查,从而限制了申请人获得更大保护范围或者更合适保护范围的机会。在这种情况下,我国应当给予专利申请人主动修改的机会。第一,从专利申请公布后到专利局发出第一次审查意见的整个期间都允许专利申请人提出主动修改,可以避免审查员审查申请人已不希望要的权利要求,从而与国际通行惯例相统一,更好地保护申请人的权利,并提高审查效率。第二,在答复在答复第一次审查意见通知书时,应当准许申请人主动修改文件。第一次审查意见通知书是申请人自提交专利申请文件后收到的第一个对申请内容进行评价的官方意见。第一次审查意见通知书中一般包括审查员引用的对比文件以及审查员的反对理由。此时,专利申请人根据审查员引用的对比文件,并结合审查员的意见,重新分析所申请发明的新颖性和创造性,从而能够界定出发明的最适当的保护范围。
综上所述,专利申请人对其专利申请文件的修改有着客观的必要性,然而我国现行的《专利法实施细则》和《审查指南》给予专利申请人主动修改其专利申请文件的机会还不够,而且,在实践中,我国目前关于专利申请文件的规定也难以满足专利技术范围日益扩大化的发展趋势。在这种情况下,充分利用我国《专利法》第三次修订的机会,完善我国专利申请文件的修改规则具有十分重大的理论意义和实践价值。具体来说,我国专利申请文件本身应采用电子化的形式,在对专利申请文件的修改规则方面,应当延长专利申请人修改其专利申请文件的时间和得新规定修改阶段,以维护专利申请人的合法权益为目的,同时,充分考虑到社会公众利益和修改规则的可操作性,从而完善我国的专利制度。
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